Cosa cambia con il nuovo Codice della proprietà industriale

Con la pubblicazione delle Linee guida che regolamentano i rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori (come le imprese), va in scena l’ultimo atto della riforma PNRR del sistema della proprietà industriale che, tra le altre cose, ha abolito il cd. Professor’s Privilege, allineando il nostro paese al resto d’Europa in modo da aumentare la pratica della brevettazione e il trasferimento tecnologico.

In arrivo i nuovi bandi per brevetti, marchi e disegni

A stabilire la pubblicazione delle Linee guida è stato infatti il comma 5 dell'articolo 3 della Legge 30/2023 che, nel ribaltare l’impostazione della titolarità della ricerca - traslandola dal ricercatore alla struttura di ricerca - ha anche previsto la stipula di accordi contrattuali tra i centri di ricerca e i finanziatori.

Proprietà industriale: stop al Professor’s Privilege

Come già accennato, la novità forse più rilevante del varo del nuovo Codice della proprietà industriale (una delle riforme previste dal PNRR) è il ribaltamento del meccanismo del “Professor’s Privilege”. Fino a qualche mese fa, infatti, l’Italia era uno dei pochi Paesi europei in cui la titolarità delle invenzioni realizzate presso università e enti pubblici di ricerca spettava ancora al ricercatore che aveva svolto il progetto di ricerca e non all’ente. 

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 30/2023, tale impostazione è stata invece capovolta, prevedendo che d’ora in avanti i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore (a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse) e non al ricercatore stesso.

Il tutto facendo però salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore della ricerca, nonchè il diritto a ricevere una remunerazione non inferiore al 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione (dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo).

E’ importante sottolineare come tale disposizione si applichi non solo a Enti pubblici di ricerca, ma anche agli Istituti di ricovero a carattere scientifico (IRCCS) e alle università (incluse quelle non statali) presso cui lavora il ricercatore dotato di un contratto di impiego, anche se a tempo determinato.

Le Linee guida per regolamentare i rapporti nel caso di ricerca commissionata

All’interno dell’articolo che ha abolito il Professor’s Privilege compare anche il comma 5 che prevede la stipula di accordi contrattuali in caso di ricerca commissionata, cioè nel caso di quella particolare tipologia di ricerca finanziata (in tutto o in parte) da soggetti terzi - diversi dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS - che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità. 

In vista di ciò, la norma ha previsto la pubblicazione di Linee guida recanti i principi e i criteri per la regolamentazione di tali rapporti contrattuali, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni. Si tratta, insomma, di Linee guida che riguardano questioni strettamente connesse con la protezione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati in quanto suscettibili di qualche forma di protezione ai sensi del Codice della proprietà industriale. 

Più nello specifico, tali Linee guida si occupano principalmente di tre diverse fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata:

• un contratto avente ad oggetto attività di servizio; 
• un contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; 
• un contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

Benché in tutti questi casi vi sia formalmente un rapporto contrattuale di commessa, a seconda del caso cambiano non solo l’intensità dell’attività di ricerca, ma anche le necessità di conoscenze pregresse delle parti (background), nonchè la previsione di nuova conoscenza (foreground) che potrebbe richiedere la tutela mediante diritti di proprietà industriale e brevetti.

In tal modo, all’interno di un testo lungo 9 pagine, il MIMIT e il MUR hanno elencato in maniera puntuale gli aspetti inderogabili da disciplinare come ad esempio: il background, il foreground, la definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc) quella della proprietà dei risultati, oppure la disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità della ricerca.

A ciò si aggiungono anche una serie di raccomandazioni al fine di definire correttamente il perimetro del contratto che l’Ente stipula con il soggetto finanziatore, soprattutto con riferimento ai profili relativi alla generazione, allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della ricerca commissionata.

Consulta le Linee guida approvate con decreto interministeriale del 26.09.2023

Le altre novità della riforma del Codice della proprietà industriale

Oltre a sostituire il vecchio articolo 65 del Codice della proprietà industriale, la Legge 30/2023 ha messo mano anche a tutta un’altra serie di questioni che riguardano questo tema. Ad illustrarle era stato lo stesso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all'indomani dell'approvazione della Legge.

Ad esempio, tra le novità introdotte dalla riforma, figura la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali. Oppure il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, da sempre vanto del Made in Italy.

Altra novità importante fortemente attesa è stata l’introduzione della possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente, aspetto questo di particolare interesse per le imprese anche in un’ottica di attrazione degli investimenti.

Infine si segnala l'introduzione nel Codice della proprietà industriale della disciplina degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), aventi la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese, prevedendo che il personale addetto possieda una qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale.